在專利申請中,基于各種原因,申請人或者專利權人可能需要對專利文件進行各種修改。專利法對于修改的時間和修改的方式具有非常嚴格的規定。其中,對于專利權被提無效時的修改具有最為嚴格的限定。原因在于,此時的專利已經得到授權并獲得保護,其保護范圍已經對公眾的實施產生了影響。如果允許專利權人任意修改專利文件,則無法做到專利的公開與保護之間的平衡。從專利的本質而言,專利是一種公開換保護的行為。授權后對專利文件的修改是專利權人行使處分權的行為,這種行為不僅影響其獨占權利的大小和行使權利的有效性,同時還直接影響到社會公眾利用技術的自由度。因此,在考慮無效期間專利權人修改專利文件的程度時,單純從專利權人的角度出發是不夠的。雖然不能完全禁止修改專利文件,但是修改的自由度也應有一定的限制。


2017版的《專利審查指南》(以下簡稱2017版《審查指南》)第四部分第三章第4.6.2節規定了修改權利要求書的具體方式一般限于:1)權利要求的刪除,2)技術方案的刪除,3)權利要求的進一步限定,和4)明顯錯誤的修正。

其中:

3)“權利要求的進一步限定”是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征,以縮小保護范圍。


筆者在此主要想對“權利要求的進一步限定”這種修改方式(3)進行討論。

具體來說,2017版《審查指南》允許如下修改方式:例如,如果存在獨立權利要求a,從屬權利要求a1,a2,獨立權利要求b,從屬權利要求b1,b2,那么允許的修改方式包括a+a1,甚至a+b,a+b1也是允許的,只要這種修改縮小了保護范圍,并且這種修改符合專利法第33條的規定,沒有產生修改超范圍的問題即可。

除此之外,如果存在獨立權利要求a,從屬權利要求a1,該從屬權利要求a1包括技術特征a11+a12+a13,那么2017版《審查指南》還允許a+a11這種修改方式(換言之,不需要將從屬權利要求a1的全部技術特征a11+a12+a13全都加入到獨立權利要求1中)。 


筆者注意到近期的一個無效訴訟,其中就涉及到上文提出的a+a11這種修改方式。仔細查閱了相關資料之后,筆者認為,2017版《審查指南》所允許的修改方式(3)的合理性至少在一定程度上是值得商榷的。


具體來說,被提請無效的專利的獨立權利要求1如下所示:

1. 一種組合物,其包含:

至少一種組分a;及

至少一個組分b。

 

該獨立權利要求還包括從屬權利要求13,其具體如下所示:

13. 根據權利要求1的組合物,它還包括至少一種c功能的組分c,該組分c包括x側接基團,該側接基團具有y作用。

 

在無效審理過程中,專利權人對權利要求1進行了修改。新的權利要求1如下所示:

1. 一種組合物,其包含:

至少一種組分a;

至少一個組分b;及

具有c功能的組分c。

 

可以看出,新的權利要求1僅結合了原從屬權利要求13的一部分附加技術特征,即,僅僅限定了還包括具有c功能的組分c。但是對于具有c功能的組分c,新的權利要求1并沒有限定其包括x側接基團,該側接基團具有y作用。

通過查閱無效決定通知書,發現雖然在口審中復審委認可了這種修改方式,但是筆者認為,這種修改方式至少在平衡專利權人權利和公眾利益方面存在一定不合理之處。

 

筆者認為,其中的一個關鍵點在于,對于修改方式(3)中的“縮小保護范圍”該如何進行判定?

首先,如果基于原權利要求1考慮,修改后新的權利要求1確實是縮小了保護范圍。但是,如果基于原權利要求13考慮,則修改后新的權利要求1其實擴大了保護范圍。

之所以在此涉及不同基礎進行對比,主要基于如下考慮。對于公眾來說,如果其已知現有技術中已經公開了組分a+組分b的技術方案,即可以認定原權利要求1不具備新穎性和創造性。在此前提條件下,由于原授權的權利要求書中并沒有要求保護組分a+組分b+具有c功能的組分c的技術方案,所以公眾可以自由地實施組分a+組分b+具有c功能的組分c的技術方案,只要具有c功能的組分c不落入原權利要求13限定的包括x側接基團,該側接基團具有y作用的范圍即可。

但是如果允許了涉案專利的這種修改方式,那么如果公眾實施上文所述的組分a+組分b+具有c功能的組分c的技術方案(即使組分c不包括x側接基團和/或該側接基團不具有y作用),則仍然會落入修改后新的權利要求1的保護范圍,導致侵犯了專利權。而修改后新的權利要求1的技術方案在授權文本中是不存在的。

換言之,允許這種修改方式會導致這樣一種情況,即基于授權文本,公眾無法確定專利權的保護范圍的邊界。專利權人可以利用這種修改方式,利用權利要求的各種組合,擴大其保護范圍。

 

因此,筆者認為,這種修改方式事實上在一定程度上擴大了專利權人的權利。筆者認為,導致這一問題的原因可能在于,盡管2017版《審查指南》用“以縮小保護范圍”這種方式進行了兜底限定,但是,2017版《審查指南》并沒有明確指出縮小的保護范圍對應的是被修改的原權利要求的保護范圍還是整個權利要求書的保護范圍。而正是這種不確定性使得專利權人可以通過看似縮小保護范圍的修改方式達到實際上擴大保護范圍的目的。2017版《審查指南》所允許的修改方式3雖然在初衷上來說是為了避免2010版《審查指南》導致專利權人在無效程序中的修改方式過于有限的問題,但是似乎又引入了一些其他問題,從而過分擴大了專利權人的權利。


蹭熱點的風險

對于專利無效程序中的“修改”的一些思考

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