有一定專利基礎的人基本都有一個概念,即在撰寫權利要求時需要盡量從正面去描述,這種概念導致我們傾向于在看到權利要求中出現否定式表達時容易覺得權利要求不清楚,但實際上否定式表述通常只是導致權利要求得不到說明書的支持,而非不清楚問題,因此,在審查中,若審查員指出權利要求中的否定式表達不清楚,我們需要判斷否定式表達是否真的不清楚,另外,在撰寫時,若不適合從正面去描述,且否定式表達覆蓋的范圍不大,或者存在足夠的實施方式來支撐,則應考慮用否定式表達進行描述。

在2019年代理的一件實用新型專利申請中,審查員指出某權項中使用的“不包括密封圈”這一表述不清楚,雖然上述申請的答復因申請人直接刪除了相關權項而沒有進行爭辯,但結論真的如審查員所指出的那樣“不包括密封圈”這一表述是不清楚的嗎? 

在上述案子中,之所以審查員會指出不清楚,個人認為與其中的否定式表達有相當大的關系,也就是說,有一定專利基礎的人基本都有一個概念,即在撰寫權利要求時需要盡量采用肯定式表達(即從正面進行描述),而不要采用否定式表達,這種概念導致我們傾向于在看到權利要求中出現否定式表達時覺得這種表達會造成權利要求不清楚。 

不過,我們需要明確的是,之所以盡量不要使用否定式表達,主要原因并非在于否定式表達會造成權利要求不清楚,而是在于否定式表達可能造成覆蓋的范圍過大而導致權利要求得不到說明書的支持(即本領域技術人員不能確定否定式表達覆蓋的方案均能起到相應的效果)。 

舉例來說,對于某部件呈“非長方形形狀”這一表述1),其本身是清楚的(在給出一個形狀的時候,不會出現無法判斷該形狀是否非長方形形狀的情況),但因為“非矩形形狀”覆蓋的形狀實在太多,可以是圓形、橢圓形,也可以是三角形、五邊形,還可以是其它不規則形狀,因而容易出現本領域技術人員無法預見所有這些形狀均能起到相應的技術效果的情況。 

又如,對于兩表面“不接觸”這一表述2),其本身是清楚的(在給出兩個表面的時候,不會出現無法判斷兩者是否不接觸的情況),但“不接觸”的方式有多種,可能是相互平行,也可能相互垂直分離,還可以是其它位置關系,因而可能出現本領域技術人員無法預見所有這些位置關系均能起到相應的技術效果的情況。

再如,對于某組合物“不包含A元素” 這一表述3),其本身也是清楚的(在給出特定組合物的時候,不會出現無法判斷其是否不包含A元素的情況)。 

就本質上而言,權利要求能否得到說明書的支持與采用否定式表達還是采用肯定式表達沒有必然聯系,也就是說,如果采用否定式表達會導致權利要求得不到說明書的支持,那么切換成對應的肯定式表達也依然會存在權利要求得不到說明書的支持的問題(例如,如果兩表面“不接觸”這一表述得不到說明書的支持,那么即使改成兩表面“分離”這有肯定式表述,也會得不到說明書的支持),不過在實際中,在不少情況下否定式表達覆蓋的范圍較大,容易出現很難預料的情況,從而導致權利要求得不到說明書的支持,有鑒于此,就撰寫而言,需要盡可能從正面去表達。

當然,需要說明的是,有時含有否定式表述的內容確實會不清楚,但在這種情況下造成不清楚的原因往往不在于否定式上,而是在其它方面,例如,如果將一開始提到的“不包括密封圈”這一表述中的“密封圈”替換成自定義的部件,則很可能會因普通技術人員無法明確該部件具體是怎么樣的部件而導致整個表述不清楚的問題。

綜上所述,否定式表述通常只是引起權利要求得不到說明書的支持的問題,而非不清楚問題。因此,一方面,在審查員指出否定式表述不清楚時,我們有必要確定否定式表達是否真的是不清楚,抑或只是否定式表達可能會引起權利要求得不到說明書支持的問題,若我們判斷為否定式表達只是可能引起權利要求得不到說明書支持,則我們可從申請文件公開的實施方式是否足夠來判斷是直接進行爭辯還是進行修改;另一方面,在撰寫時,如果不適合從正面去描述,且否定式表達覆蓋的范圍不大(例如非平行的兩條直線、非工作狀態、非通電狀態等等),或者存在足夠的實施方式來支撐,則應考慮用否定式表達進行描述。



對于專利無效程序中的“修改”的一些思考

小議權利要求中的否定式表達

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