根據專利法實施細則第六十七條的規定,“在專利復審委員會受理無效宣告請求后,無效請求人可以在提出無效宣告請求之日起1個月內增加理由或者補充證據。逾期增加理由或者補充證據的,專利復審委員會可以不予考慮”。因此,專利權人在收到無效宣告請求之后,往往后續還會收到無效請求人增加的補充證據和/或理由。下面,筆者就以本人主辦的兩件無效案為例,談談專利權人一方該如何看待這些補充證據或理由以及相應的應對策略。

 

案例一:專利權人為某歐洲公司。無效請求人于某年12月17日提出無效宣告請求,其中使用證據1-3并且通過兩種組合方式(證據1+2和證據1+3)以缺乏創造性為由請求宣告無效目標專利的全部權利要求無效。無效請求人還于次年1月14日提交了補充證據4-5并且增加兩種組合方式(證據1+4和證據1+5)以缺乏創造性為由請求宣告無效目標專利的全部權利要求無效。

在接受客戶委托之后,鑒于證據眾多且各組合方式均使用了證據1,我們將證據1作為重點研究對象。經過研究對比,我們發現無效請求人并沒有準確地理解目標專利的發明要點所在,因此目標專利與證據1之間實際上存在實質性區別。如此一來,無效請求人在無效請求中提出的相關無效理由不能成立的概率非常高,在該證據下形勢對專利權人來說無疑十分有利。

在研究過程中,我們還注意到補充證據4中除了記載有被無效請求人在無效請求中引用的實施例A之外,在另一實施例B中存在與目標專利的實質性區別技術特征較為類似的結構。如果將這兩個實施例與本領域的公知常識相結合的話,有可能對目標專利的創造性產生一定的威脅。盡管無效請求人在之前的無效請求中完全沒有提及這種組合方式,但對于無效請求人來說,這可能也是其最后的翻盤機會了。

由于書面答復和口頭審理之間有一定的時間間隔,無論是專利權人還是無效請求人都可能再次仔細研究已提出的理由和證據,而在本案中,仍存在無效請求人在口審時主張以上所述組合方式的可能性。雖然這種組合方式并非是在專利法實施細則第六十七條所規定的期限內提出的,但由于所采用的證據是現有的,根據我們以往的口頭審理經驗,這種新的組合方式一旦被提出,被合議組接受的可能性較高。因此,除了對比目標專利與證據1之間的區別以外,我們還詳細分析了補充證據4的實施例A和實施例B與目標專利在待解決的技術問題和所獲得的技術效果方面的差異及其對于目標專利的創造性的影響。另外,針對合議組就補充證據4的實施例AB的技術方案本身有可能提出的疑問,我們均一一制定了應對預案。

在口頭審理過程中,由于無效請求人原先主張的證據組合方式較多,合議組首先要求無效請求人確定最優選的組合方式。不出所料,無效請求人直接選擇了證據1+4的組合方式,并且引入了補充證據4的實施例B并試圖淡化證據1來加強其證據的針對性。為此,我們一方面指出這種組合方式不符合專利法實施細則第六十七條的規定,屬于“新的理由、新的證據”,另一方面針對合議組依職權對于補充證據4的實施例B的技術方案提出的疑問均予以答復。由于之前已經做好了充分的準備,合議組所提出的疑問基本上都在事先預料的范圍之內,我們代表專利權人對此都一一作了正面應對。

復盤這一無效案,筆者認為無效請求人由于在提交補充證據之時沒有收到專利權人針對其無效理由提交的答辯意見,因此無法在補充證據環節中提交更有針對性的證據,在口審之前,缺乏對于案件全貌的把握,并不處于有利的境地。但是,作為專利權人的代理方,我們并不能因此放松警惕,而且應當站在對方的角度尋找是否還存在突破口。如果我們只將研究重點放在證據1上的話,很可能會由于事先沒有做足充分的準備而在口頭審理中喪失優勢局面。例如,如果只針對補充證據4的實施例A進行研究而忽略實施例B的話,就有可能在合議組問詢時無法作出有針對性的答辯,這樣的準備工作顯然是不夠充分的。

 

案例二:專利權人為某歐洲公司。無效請求人于某年9月6日提出無效宣告請求,其中,無效請求人提供證據1并以缺乏專利法第二十二條第三款規定的創造性為理由請求宣告目標專利的獨立權利要求1及其從屬權利要求全部無效。此外,無效請求人還以權利要求1中存在術語“基本上”為由認為該權利要求不清楚而不符合專利法第二十六條第四款。

復審委員會于1016日向專利權人發出無效宣告請求受理通知書。筆者作為目標專利實審階段的主辦代理師,在初步閱讀證據1時感覺非常熟悉。查閱目標專利的審查資料,果然發現證據1即是在實質審查時被唯一引用的那篇對比文獻。目標專利請求保護的是一種具有形狀A的滑動導軌,而證據1與目標專利的區別在于具有形狀B的滑動導軌。在實審答辯過程中,專利權人在爭辯目標專利的創造性時還特意繪制了一張顯示兩種形狀之間區別的示意圖,給筆者留下了非常深刻的印象。繼續細讀無效請求人的意見,發現對方針對目標專利與證據1之間的區別僅僅以公知常識一筆帶過,完全沒有提出任何有說服力的證據。因此,我們向專利權人建議不對目標專利的保護范圍進行任何限縮,而請求維持該專利全部有效,并獲得了專利權人的同意。

次年116日我方收到了復審委員會發出的無效宣告請求口頭審理通知書,與此同時還收到了轉送文件通知書,無效請求人在提出無效宣告請求之日起1個月內又增加了證據2-5,并且增加了將這些證據與證據1分別組合的多種組合形式來無效目標專利的全部權利要求。此時,距離復審委確定的口頭審理日期僅剩八天時間,給專利權人留出的研究無效證據和理由的時間非常少。好在經過我方努力,在口頭審理對所有證據,尤其是補充針對性更強的補充證據予以了正面、充分的反駁,最終復審委作出了維持目標專利的專利權全部有效的決定,順利地達成期望的目標。

復盤這一無效案件,筆者不得不揣測,無效請求人極有可能事先就已經制定好關鍵證據補充提交的策略。該策略的優勢在于:一方面,在提出無效請求時僅僅提交專利權人非常熟悉的現有技術,有可能會使專利權人放松警惕,盲目樂觀;另一方面,在法定的一個月補充證據期限內提交有實質殺傷力的證據,大幅減少專利權人研究證據的時間,能夠在之后的口頭審理階段中占據有利證據形勢,獲得先手優勢。這一策略,對于外國專利權人來說更為棘手。

 

結合以上案例,筆者認為應當高度重視無效請求人補充提交證據和理由這一環節。作為專利權人一方,不僅要詳細分析無效請求人在無效請求時所采用的那部分證據和理由,而且還需要主動尋找證據中未被采用的部分是否也存在被結合使用的可能,以防無效請求人在口頭審理期間發起突然襲擊。只有全面、充分地將目標專利和所有證據研究透,將準備工作盡可能地做深做足,才能夠在口審過程中游刃有余地應對各種局面。此外,在無效請求人尚未提交補充證據和理由期間,亦應盡量與主審員保持密切聯系,盡早確認無效請求人是否提交了補充證據和理由。如果遇到文件轉送過晚導致收到補充證據和理由與口頭審理間隔過近之時,盡量向主審員爭取延遲口審日期或者當庭爭取補交書面意見的機會,為專利權人爭取充分陳述意見的機會。

 

機械事業部:茅翊忞


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無效過程中針對補充證據或理由的應對策略

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