世界知識產權領域目前主要有三大國際合作體系:

1、PCT體系,即國際專利體系,基于《專利合作條約》(僅適用于發明和/或實用新型專利),截至2019年10月2日,PCT體系擁有153個締約方;

2、海牙體系,即國際外觀設計體系,基于《工業品外觀設計國際注冊海牙協定》(適用于工業品外觀設計),截至2021年4月19日,海牙體系擁有74個締約方、涵蓋91個國家;

3、馬德里體系,即國際商標體系,基于《商標國際注冊馬德里協定》和《商標國際注冊馬德里議定》以及(適用于商標),截至2021年6月1日,馬德里體系擁有124個締約方。

(上述數據來自2021年7月15日WIPO網站)

 

這三大知識產權體系為專利、外觀設計、和商標提供了國際申請的途徑,中國于1994年1月1日成為PCT成員國、于1989年10月4日和1995年12月1日分別成為馬德里協定和馬德里議定的成員國,但目前尚未加入海牙協定。

這三大知識產權體系在權利的獲得、轉讓等方面均各不相同。本文初步列出國際專利體系和國際外觀設計體系中涉及權利轉讓的基本操作,以便申請人對此有初步的概念。

 

1、PCT體系中的權利轉讓

PCT體系中的權利轉讓涉及兩個階段:國際階段和國家階段。

國際階段:PCT申請的最早優先權日起30個月前,屬于國際階段,此時的申請權轉讓請求需要向國際局提出(實踐操作中可以是電子郵件的形式,沒有特定的表格需要提交;也暫不收取官費)并由國際局核發通知書:306表(PCT/IB/306  Notification of the Recording of a Change)。后續案件進入國家階段時,不同國家/地區根據不同規定可能要求申請人出具相應證明文件。此時,權利轉讓不能區分對于不同國家的不同要求,比如要求本PCT申請進入美國的權利轉讓給A、進入日本的權利轉讓給B,這樣的要求是不被允許的,只能進行全部權利的轉讓。

國家階段:PCT申請的最早優先權日起30個月之后,申請權/專利權的轉讓就需要直接向各個國家專利局提出。雖然是一項PCT申請,但此時已經進入國家階段,對于該PCT申請在各國家階段的權利轉讓要分別辦理,相應也比較靈活,比如向美國專利局提交文件請求將美國的權利轉讓給A,向日本專利局提交文件請求將日本的權利轉讓給B,權利轉讓的文件要求和費用要求完全按照一項美國專利和一項日本專利的轉讓來審核和予以相應處理。

因此,在涉及PCT申請轉讓時,轉讓方和受讓方需要特別注意該PCT申請所處的時間階段和是否已經進入相應國家,如果已經進入相應國家要明確此時轉讓的是部分所進入國家/地區的權利還是全部所進入國家/地區的權利。

 

2、海牙體系中的權利轉讓

中國還不是海牙協定的成員國,但是越來越多的中國企業已經在利用海牙體系進行外觀設計的申請和布局。從中國最新的專利法來看,也在為加入海牙協定積極努力(比如,外觀設計的保護期限延長至15年)。

在目前的情況下,如果中國企業想要利用海牙體系,比如作為國際外觀設計的申請人或受讓方,首先必須在海牙協定的當前締約國境內有住所或設有真實有效工商營業所。

國際外觀設計的權利轉讓需要向國際局提交DM/2表格(不需要分別向每一個指定國提交轉讓請求),每項國際注冊轉讓的官費為144瑞士法郎。國際外觀設計的權利轉讓比較多樣:原權利人可以將在全部或部分指定國的權利轉讓給一個或多個新的權利人、還可以將該國際外觀設計在一個或多個指定國內的全部或部分設計轉讓給一個或多個新的權利人。

下文以WIPO數據庫記錄的一個國際外觀專利DM/088816的轉讓實例來說明:DM/0888167個設計且指定國為新加坡、土耳其、美國。

記錄顯示:

201647日,原權利人Unilever N.V.將其在指定國美國的全部外觀設計權利轉讓給了新的權利人CONOPCO, INC.;由于發生了部分轉讓,該國際外觀專利DM/088816在美國的專利號變為DM/088 816A;

 

201648日,原權利人Unilever N.V.將其在指定國新加坡的外觀設計權利中的一部分(如下圖所示,僅轉讓No. 1設計的權利)轉讓給了新的權利人UNILEVER PLC;由于發生了部分轉讓,該國際外觀專利DM/088816在新加坡的專利號變為DM/088 816B。

國際外觀專利DM/088816的上述轉讓還在國際外觀設計公報No. 18/2016上予以刊載。

 

以上是國際外觀設計權利轉讓的一個典型案例。此外,在實踐操作中,國際外觀設計的權利轉讓還需要注意如下三點:

1)由于國際局一般是未經過相關指定國同意的情況下統一對于轉讓進行登記,因此相關指定國可以聲明國際注冊簿中登記的所有權變更對該指定國無效。聲明應于所述所有權變更公布之日起六個月內,或于根據 1999 年文本第 12 條第(2)款或 1960 年文本第 8 條第(1)款可適用的駁回期限內,發送給國際局,該兩個期限中以后到期者為準;

2)有些國家可能對于部分轉讓有所限制,比如規定不可對于一件外觀設計中的部分設計進行轉讓(在規定“相似設計”或“相關設計”體系的締約國中,這樣的設計被要求整體轉讓);

3)特別地,對于OAPI、丹麥、韓國、俄羅斯、美國這些國家/地區,國際局批準的轉讓并不直接在這些國家/地區范圍內生效,申請人還需要將轉讓文件直接遞交給上述各國/各地區專利局審核。這點仍以國際外觀專利DM/088816為例進行說明:

 

201647日,國際局記錄原權利人Unilever N.V.將其在指定國美國的全部外觀設計權利轉讓給了新的權利人CONOPCO, INC.;但根據USPTO網站記錄,美國局在2017223日才收到UNILEVER NV將權利轉讓給CONOPCO, INC.的相關文件,并于當日作出了相關轉讓登記核準決定。

 

最后,前文提及的馬德里體系中的國際商標轉讓與海牙體系的國際外觀設計轉讓比較類似,如果申請人有興趣,可以進一步聯系上專進行交流討論。

 

此外,特別感謝WIPO中國辦事處顧問呂國良老師給予的指導和幫助。


客戶部:宋靜嫻


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